BİRİNCİ BÖLÜM
MARKADA ARANAN ASGARİ KOŞULLAR

1. GENEL KOŞULLAR

Ticaret alanında "tescilli" ya da "tescilsiz" olarak kullanılan markalar, temel ilke olarak serbest rekabet ortamının kurallarına uygun olmak zorundadır. Çünkü markanın kullanımında, ticaret alanında sadece markayı kullanan değil, doğrudan veya dolaylı olarak bu kullanımdan etkilenen kesimler de vardır. Bu nedenle bir markanın tescilli ya da tescilsiz kullanımı için; marka sahibi, tüketici ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerin ticaret alanındaki haklarının bir arada gözetilmesi zorunludur. Şöyle ki; kullanılan marka, haksız yere sahibine ticari bir üstünlük sağladığı takdirde, bundan diğer işletmelerin ticari hakları zarar görecek, ayrıca tüketicinin yanılması da söz konusu olacaktır. Bu da haksız rekabete yol açacaktır.

Tüm ülkelerde temel anlayış olarak kabul edilen bu durum, markanın ta­nımında, özellikle de halen 134 ülkenin taraf olduğu TRIPS Anlaşması hü­kümleri kapsamında yer almıştır. Bu nedenle de, bir işaretin marka olarak ko­runabilmesi için, tüm dünyada yerine getirilmesi gereken zorunluluklar standart hale getirilmiştir.

Bu zorunluluklar temelde ikiye ayrılmaktadır. Markanın temel işlevi ile ilgili olan birinci zorunluluk, markanın, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme işlevine sahip olması zorunluluğudur.

İkinci zorunluluk ise, markanın yanıltıcı niteliğe, kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olmaması gereğidir. Bu ikinci zorunluluk tüm ulusal marka mev­zuatlarında bulunmakta olup, ayrıca Paris Sözleşmesi (4'üncü mükerrer 6'ncı maddesi B Bölümü)' nde de yer almaktadır.

 

2. AYIRT EDİCİLİK

Bir markanın temel işlevi olan ayırt edicilik, bir işletmenin mal veya hiz­metlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu işlevden, hem "marka olarak kullanılacak işaref'in ayırt edici özelliği olması, hem de 'mal ve hizmetleri" ayırt edici niteliğe sahip olması anlaşılmalıdır.

Ayırt edicilik için, markanın, ürünün kendisinden ve yine ürünün adından farklı bir işaret olması ve kolayca tanınabilir olması gerekir. Örnek olarak, bir fındık tanesinin resmi veya " fındık" kelimesi, fındık ürünü için marka olma özelliğine sahip değildir. Bir ürün veya hizmet için ayırt edici bir marka seçimi, oldukça özen gösterilmesi gereken bir iştir. Piyasadaki bir ürünün veya hizmetin başarısı, büyük ölçüde reklamı (tanıtımı) iyi yapılan markaya bağlıdır. İyi seçilmiş veya ustaca tasarlanmış bir marka, sahiplerini açıkça ayırt eder, ayrıca tüketiciye de hoş görünür. Ayırt edici özelliğin tanımını yapmak oldukça zor olmakla birlikte, konuyu üç başlık altında incelemek mümkündür. Birinci durumda; marka olarak düşünülen işaretin, ayırt edilebilir nitelikte ve " mal veya hizmetin özgün yapısına bağlı olmayacak" şeklinde, algılanabilir özelliğe sahip olması gerekir. İkinci durum ise; ayırt edilebilir özelliği olmayan, ancak ayırt edilebilir özel­liği kullanım yoluyla elde edilen bir markayı ifade eder.Üçüncü durum ise; ayırt ediciliğini yitirmiş bir markanın durumudur.

Bu üç durum, aşağıda ayrı ayrı ele alınıp açıklanmıştır.

 

2.1. Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olmayan Ayırt Edicilik

Bir marka insan düşüncesinin bir ürünü ya da özellikleriyle tasarlanabilir. Bu tasarım; markanın üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetlerle ilişkisi olmadığını, buna karşın mal veya hizmetten farklı olarak belirli bir düşünceyi hayata geçiren bir sözcük, bir şekil ya da bunların bir kombinasyonu (bileşimi) olmalıdır.

Genellikle bir markanın ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığını tespit etmek için basit bir sorgulama yapılabilir. Bu sorgulama aşağıdaki sorulardan oluşmalıdır.

Tasarlanan marka;

1- Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın asli değerini veren şekli içeriyor mu?

2- Kullanılacak mal veya hizmetin, cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya coğrafi kaynağını gösteriyor mu?

3- Malın üretildiği veya hizmetin yapıldığı zamanı gösteren, ya da malın ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve adlandırmaları içermekte midir?

4- Mal veya hizmetle ilgili olarak ait olduğu sektörde herkes tarafından kullanılan bir işaret veya belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bir işaret midir?

5- Üzerinde kullanılacağı mal ya da hizmetler için, diğer işletmelerin aynı tür mal veya hizmetlerinde kullanılan işaretlerle kıyaslandığında, önemli ben­zerlikler göstermekte midir?

Eğer bu sorulardan herhangi birisine verilen yanıt "Evet" ise, bu durumda tasarlanan marka için ayırt edicilikten söz etmek mümkün değildir.

2.2.   Ayırt Ediciliğin Kullanım Yolu İle Elde Edilmesi

Ayırt edici özelliğe sahip olmayan bir markanın, sonsuza dek marka ko­rumasından yararlanamayacağı söylenemez.

DTÖ Kuruluş Anlaşması Eki TRIPS Anlaşması1 nın 15. maddesi bu konuda; " ...işaretler, ilgili mal veya hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmadıkları takdirde, üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırt edici özelliğe bağlı kılabilirler" şeklinde hüküm getirmiştir.

Ayrıca, Paris Sözleşmesi' nin 4' üncü mükerrer 6' ncı maddesinin C-1 bendinde de, " Markanın himaye kabiliyeti olup olmadığını takdir etmek için bütün fiili hal ve vaziyetler ve bilhassa markanın kullanılmasındaki devam göz önünde tutulmak icab eder" şeklinde bir hükme de yer verilmiştir.

Bu durum, 3 Kasım 1995 tarihinde TBMM' ce kabul edilen 4128 Sayılı Ka­nunun 5' inci maddesi ile KHK' nın 7' nci maddesine; " Bir marka tescil ta­rihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (b), (c), (d) bentlerine göre tescil reddedilemez." şeklinde bir fıkra eklenerek, ulusal mevzuatımızca da benimsenip uygulama kapsamına alınmıştır.

T. No: 177320

Ayırt ediciliğin kullanım yolu ile elde edilmesine ve bu gerekçe ile tescil edilmesine verilebilecek örneklerden biri " ÇARŞI" sözcüğüdür. Bu sözcük, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ad olduğu nedeniyle, KHK (mad. 7/1-d) hükmüne göre marka olarak ayırt edici nitelik taşımamaktadır.

             

Ancak yukarıda verilen örnekteki" ÇARŞI" sözcüğü, Türkiye' nin değişik yerlerinde " mağaza" hizmetleri için 1985 yılından beri tescilsiz olarak fiilen kullanıldığı, fiilen kullanımın yanı sıra değişik yollarla tanıtımının yapıldığı, bu kullanımlar sonucu kullanıldığı sektörde ilgili kişilerce bilinir olduğu, kullanıldığı süre içerisinde kullanımının engellenmesine yönelik herhangi bir hukuki gi­rişimin olmadığı ya da sonuçsuz kaldığı dikkate alındığında, kullanıldığı hiz­metler için bir ayırt ediciliğin elde edilmiş olduğu görülmektedir.

 

2.3. Ayırt Ediciliğin Yitirilmesi

Özellikle piyasaya yeni çıkan ürünler, zaman içinde, kullanıldıkları mar­kalarla özdeş duruma gelebilirler. Bu durumda, tescilli olan bu tür markalar, başkaları tarafından aynı tür malların türsel adı olarak kullanılabilir. (KHK1 da bu türsel adlara "jenerik ad" denilmiştir.)

Marka adının, zaman içinde malın türsel adı haline gelmesine örnek olarak, "VVALKMAN" sözcüğü gösterilebilir. " VVALKMAN" sözcüğü, küçük kaset çalarlar için SONY firmasına ait bir marka iken, bu sözcük zaman içinde kasetçalarların genel adı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Yine " NES-CAFE" sözcüğü NESTLE firmasına ait granül kahve için kullanılan bir marka iken, zamanla bazı ülkelerde granül kahvenin türsel adı haline gelmiştir.

Ayrıca "ORALET", "FASARİT", "PERMATİK" , "VERZALİT" , "JAKUZİ" , "JİKLET", "SELPAK", "ORKİD" gibi markalar da ülkemizde malların türsel adı haline gelmiş sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.

Türk Patent Enstitüsü' ne yapılan marka başvurularında, dilekçedeki mal ya da hizmetler arasında bu şekilde türsel ad haline gelmiş mal ya da hiz­metlerin bulunması halinde bunlar Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Enstitü tarafından bilinen adları ile değiştirilerek (örneğin walkman yerine kasetçalar, neskafe yerine granül kahve belirtilerek) düzeltilmektedir.

Markasını türsel ad olmaktan korumak için, marka sahibi, özellikle rek­lamlarında markasını kullanırken bunun bir marka olduğu, bir mal yada hiz­metin adı olmadığı hususlarını vurgulamalıdır. Böylesi durumlarda, bu durumu belirten bir ifadenin ya da herkesçe bilinen bir işaretin, markayla birlikte kul­lanılması önerilir. Örneğin uluslararası pazarlarda " tescilli" anlamına gelen ® işareti, marka ile birlikte kullanılabilir. Marka sahibi, sahibi olduğu markayı türsel ad olarak kullanan kişilere karşı, bu kullanımı engellemek üzere hukuki yollara da gidebilir.

Ayrıca marka, sözlükte bir mal veya hizmet için " türsel ad" olarak yer alı­yorsa; marka sahibinin bunu önleyebilmesi için, KHK' nın 10' uncu maddesinde, " Tescilli bir markanın tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük, an­siklopedi veya başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimini verecek şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir" hükmü getirilmiştir. Marka sahibinin bu yönde de girişimde bulunması mümkündür.

 

3- YANILTICI NİTELİK VE KAMU DÜZENİ İLE GENEL AHLÂKA AYKIRILIK

Bir işaretin marka olarak kullanılabilecek yeterliliğe gelmesi için, taşıması gereken iki unsur daha vardır. Bunlar; yanıltıcı niteliğe sahip olmaması, kamu düzeni ile genel ahlâkı bozacak nitelik taşımamasıdır. Bu durum, Paris Söz­leşmesi' nin 4' üncü mükerrer 6' ncı maddesinin B-2 bendinde, " Markaların ahlâka ve adaba veya amme nizamına aykırı ve bilhassa halkı aldatacak ma­hiyette olmaları halinde" reddedileceği ya da hükümsüz hale getirileceği ön­görülmüştür.

 

3.1.   Yanıltıcı Nitelik

Tüketicilerin mal ya da hizmeti satın alırken aldanmalarına neden ola­bilecek yanıltıcı işaretlerin marka olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin ilke, Paris Sözleşmesi' nde de öngörüldüğü üzere, tüm ülkelerce kabul edilmiştir. Örneğin; bir deri resminin sentetik deriden imal edilmiş giysiler üzerinde marka olarak kullanılması halinde, alıcılar (tüketici, müşteri) giysilerin doğal deriden imal edildiğini düşünecektir.

Bu durumda da alıcılar, deriyi sentetik deriye tercih edeceğinden, yanıltıcı marka işletmenin satışlarını artıracaktır. Öte yandan, sentetik deriden mamul giysiler için yanıltıcı marka kullanmayan, yani malını sentetik deriden üretip, üstünlük belirten yanıltıcı ibare kullanmayan dürüst üreticilerin ise satışları düşecektir. Böyle bir durumda da, doğal olarak haksız rekabete yol açılmış olacaktır.

 

3.2. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâka Aykırılık

Bir markanın "kamu düzeni" ve "genel ahlâka" aykırı olarak kul­lanılamayacağı ilkesi, hem uluslararası anlaşmalarda hem de bütün ülke mevzuatlarında yer almıştır. Ancak hem kamu düzeni, hem de genel ahlâka aykırılık kavramı, ülkelerin kültürleri, dilleri, dinleri, gelenek ve görenekleri, ta­rihi, sosyal yapısı gibi nedenlerle ülkeden ülkeye farklılık göstermekte, bunun yanı sıra aynı ülkede zaman içinde farklı bakışlar ve yaklaşımlar da ortaya çıkmaktadır.

Yaklaşımlar açısından ülkelerde bu tür farklı uygulamalar doğal olmakla birlikte; uluslararası alanda kullanılan işaretlerin bazı ülkelerde marka olarak tescil edilerek yanıltmanın ve uluslararası kamu düzeninin bozulmasının ön­lenmesi için, uluslararası anlaşmalar kapsamında tüm ülkelerce kabul edilen zorunlu uygulamalar da bulunmaktadır. Bayrak ve resmi damgalar gibi "kamu düzeni" ile ilgili işaretlerin marka olarak kullanılmaması; Paris Sözleşmesi' nin 2' nci mükerrer 6' ncı maddesinde yer alan " ülke amblemleri, resmi damgalar ve isimlerle, kısaltmalar, uluslararası organizasyonların amblemleri mutlak surette marka olarak kullanılamazlar." hükmü ile tüm ülkelerce kabul edilmiştir.